Wat was er aan de hand?

Het Spaanse bedrijf Galletas Gullón heeft een merkinschrijving aangevraagd voor een woord- en beeldteken met daarop onder meer twee koekjes, bestaande uit twee zwarte ronde biscuitjes met daartussen een laag witte vulling. De achtergrond is blauw met wit en boven de koekjes staat het woord “TWINS”.

De fabrikant van OREO-koekjes stelt echter dat het beeldteken in strijd is met twee van haar (oudere) merkenrechten. Haar eerste merkenrecht bestaat uit de driedimensionale vorm van het OREO-koekje – tevens bestaande uit twee zwarte ronde biscuitjes met daartussen een laag witte vulling – en haar tweede merkenrecht bestaat uit twee van deze OREO-koekjes op een blauw met witte achtergrond met daarboven het woord “OREO”.

Volgens de Uniemerkenverordening dient een merkinschrijving te worden geweigerd wanneer het overeenstemt met een ouder, in de Europese Unie bekend merk, en door het gebruik ervan zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel zou worden gehaald uit de reputatie van het oudere merk.

Wat oordeelde het Gerecht?

Allereerst wijst het Gerecht erop dat bij een merk dat bestaat uit woorden en beelden, in beginsel meer onderscheidend vermogen toekomt aan de woorden dan aan de beelden. Dat is echter niet altijd het geval. In casu werd geoordeeld dat de aandacht van de consument met name gericht zal zijn op de twee koekjes in het aangevraagde merk van Galletas Gullón.

Het Gerecht oordeelt dat de koekjes in het aangevraagde merk, soortgelijke kenmerken hebben als die van de OREO-koekjes, namelijk de vorm, de kleur, de dikte, de bewerkte rand en de decoratieve elementen. Door middel van marktonderzoek heeft OREO de bekendheid van haar (oudere) merk aangetoond. Geïnterviewden herkenden namelijk niet alleen het woordmerk “OREO”, maar ook de driedimensionale vorm van het koekje, zonder het woordelement “OREO”. Er is derhalve sprake van overeenstemming met een ouder, in de Europese Unie bekend merk.

Vervolgens oordeelt het Gerecht dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit de reputatie van het merk van OREO. De merken worden immers beide gebruikt voor dezelfde en concurrerende producten – namelijk koekjes – en zullen in het algemeen in de supermarkt naast elkaar in de schappen liggen. Zelfs indien de consument de merken niet zou verwarren, zou de consument het product van Galletas Gullón als mogelijke vervanging van de OREO-koekjes met vergelijkbare kenmerken zien. Op die manier profiteert Galletas Gullón van de reputatie van OREO. Geconcludeerd wordt derhalve dat de merkinschrijving van Galletas Gullón dient te worden geweigerd. Uit deze uitspraak volgt dat de driedimensionale vorm van de OREO-koekjes – in tegenstelling tot de vorm van de KitKat-chocoladereep, welke meer een technische functie had – dus wél merkenrechtelijk beschermd kan worden. Kortom, het antwoord op de vraag of een vorm als merk kan worden ingeschreven is zeer casuïstisch.

Lees de hele uitspraak van het Gerechtshof inzake Intercontinental Great Brands LCC/Galletas Gullón hier (in het Frans of Spaans).

Lees hier ons bericht op Linkedin over de vorm van de KitKat chocoladereep.