Merkenrechtbescherming

Het merkenrecht beschermt het gebruik van geregistreerde ‘merken’, ook wel aanduidingen ter onderscheiding van waren of diensten. Indien iemand een merk heeft gedeponeerd, dan mag in beginsel niemand anders gebruik maken van dat merk. Merkenbescherming is echter niet absoluut. Zodra de merkhouder fysieke merkproducten rechtmatig op de markt heeft gebracht, dan kan hij het verdere gebruik van die producten in beginsel niet verbieden. Dat is ook logisch. Het zou immers vreemd zijn als Ford een koper van een nieuwe Ford-auto zou kunnen verbieden om deze auto, waarop het merk van Ford is aangebracht, te mogen gebruiken. Datzelfde geldt voor de tweedehands verkoop van deze auto.

De merkhouder heeft een aantal handhavingsmogelijkheden jegens derden die inbreuk maken op zijn merkrechten; zoals het eisen van schadevergoeding, vorderen van winstafdrachten of het in beslag nemen van producten. Gaat het echter bijvoorbeeld om een tweedehands verkochte auto, dan heeft de merkhouder deze handhavingsacties niet jegens de nieuwe eigenaar van deze tweedehands auto. Dit wordt ook wel de ‘uitputtingsleer’ van het merkenrecht genoemd. Het dient daarbij overigens wel te gaan om fysieke producten waarop het merk is aangebracht.

Op de uitputtingsleer bestaat echter een uitzondering. De merkhouder kan zich wel verzetten tegen het gebruik of de doorverkoop van uw merkproducten als hij daar ‘gegronde redenen’ voor heeft, met name als de toestand van de producten is gewijzigd of verslechterd nadat deze in de handel zijn gebracht. In dat geval zou de verminderde kwaliteit afbreuk doen aan het merk.

Gegronde redenen voor verbod?

Wanneer is er precies sprake van ‘gegronde redenen’? In een recente rechtszaak (ECLI:NL:HR:2020:26) draaide het om precies deze vraag. In deze kwestie werden merkproducten door een derde – ‘PHZ’ – gekocht, gerepareerd en vervolgens tweedehands verkocht. De merkhouder – ‘EPAL’ – was van mening dat dat niet zomaar kon en vond dat PHZ inbreuk maakte op haar merkrechten. PHZ doet echter een beroep op de uitputtingsleer. De Hoge Raad overwoog in deze zaak dat het nog niet geheel is uitgekristalliseerd wanneer er precies sprake is van ‘gegronde redenen’. Daarom heeft de Hoge Raad deze vragen – mede omdat het gaat om Europese wetgeving – aan het Europees Hof van Justitie voorgelegd. Het Hof van Justitie heeft de vragen echter nog niet beantwoord.

Conclusie

De antwoorden van het Europese Hof van Justitie zullen richtinggevend zijn voor de praktijk. Voor de merkhouder is het van belang om te weten in welke gevallen hij het gebruik en de tweedehands verkoop van merkproducten zou kunnen verbieden. Ook voor marktpartijen zal het oordeel van het Hof hopelijk duidelijkheid geven.

Vragen over het merkenrecht? Neemt u dan contact met ons op. Elferink & Kortier Advocaten is gespecialiseerd in het merkenrecht en staat u graag bij in dergelijke kwesties.