Allereerst: wat houdt het begrip IE ook alweer in?

Intellectuele eigendomsrechten (hierna: IE-rechten, in het Engels “Intellectual Property”, ook wel IP genoemd) beschermen onstoffelijke, ontastbare voorwerpen. IE-rechten zijn in feite een verzamelbegrip voor diverse afzonderlijke rechtsgebieden. De belangrijkste IE-rechten zien op:

• -werken (auteursrecht);
• -uitvindingen (octrooirecht);
• -uiterlijke verschijningsvormen (modellenrecht).

Verder zijn er nog andere IE-rechten die een rol kunnen spelen zoals het merkenrecht, databankenrecht en handelsnaamrecht.

Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermde werken kunnen onder andere bestaan uit software, broncodes, (technische) tekeningen, handleidingen, technische documentatie, klantspecifieke firmware ten behoeve van chips, (ontwerpen voor) websites, documentatie, dessins, afbeeldingen of foto’s etc. Daarnaast kan auteursrecht rusten op een ontwerp of een concept, de lay-out, de zogenaamde ‘look and feel’, de huisstijl en grafische vormgeving (van bijvoorbeeld websites) alsmede de onderliggende software en daarbij behorende broncode(s). Het auteursrecht ontstaat van rechtswege, dus vanzelf zonder dat registratie vereist is. Wel moet het werk voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste, d.w.z. voldoende origineel zijn en een persoonlijk stempel van de maker bevatten. Dat betekent dat pas achteraf – in een procedure via de rechter - kan worden vastgesteld óf, en zo ja in welke omvang er daadwerkelijk auteursrecht op een werk rust.

Octrooi

Een octrooi (ook wel patent genoemd) is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces. Een octrooi dient te worden geregistreerd.

Modellenrecht

Het modellenrecht kan het uiterlijk van twee- en driedimensionale voorwerpen beschermen. Daarvoor is eveneens een registratie vereist. Na registratie mogen concurrenten de geregistreerde vorm niet namaken. Naast het modellenrecht kan het voortbrengsel overigens ook zijn beschermd door het auteursrecht. Denk bijvoorbeeld aan machines, meubilair en speelgoed.

Het begrip IE bevat aldus diverse rechten van intellectuele eigendom.

Wat was er aan de hand in de recente uitspraken?

In de ene kwestie bij de rechtbank Rotterdam (23 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:1436) was er sprake van een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen, waarbij werd overeengekomen dat er intellectuele eigendomsrechten zouden worden ingebracht in een nog op te richten BV "voor zover zij hierop rechthebbende waren". Achteraf bleek deze partij echter geen rechthebbende te zijn. Daarom kon deze partij dus geen rechten inbrengen. Immers, niemand kan meer rechten overdragen dan hij of zij heeft. Dat volgt al uit het Romeinse recht: “Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”. In de praktijk zien wij echter regelmatig dat hier geen of onvoldoende onderzoek naar wordt gedaan. Men kan natuurlijk iemand op zijn blauwe ogen vertrouwen, maar het is raadzaam om hier juist wèl onderzoek naar te doen. Daarnaast is het verstandig om voldoende garanties af te spreken. Wij verbazen ons er met enige regelmaat over dat mensen meer onderzoek doen naar de koop van een auto en daarvoor allerlei dingen afspreken, waaronder garanties, dan naar intellectuele eigendomsrechten die in feite de ‘kroonjuwelen’ van hun business zijn. Het belang van IE (en overigens ook van knowhow) in ondernemingen blijft naar onze mening vaak onderbelicht.

In de andere uitspraak van de rechtbank Overijssel (16 februari 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:541) stond onvoldoende vast dat de intellectuele eigendomsrechten (mogelijk) waren overgedragen of geruild, zonder dat daar een vergoeding tegenover stond.

Hoe kan worden voorkomen dat de inbreng of overdracht van IE-rechten misgaat? Daarvoor is allereerst van belang om een inventarisatie uit te voeren van de verschillende IE-rechten die mogelijk een rol spelen. Afhankelijk van het soort IE-recht, auteursrecht en/of octrooirecht of andersoortige rechten, moet worden gekeken naar de wettelijke vereisten voor de inbreng c.q. overdracht.

Overdracht IE-rechten

Voor een rechtsgeldige overdracht van auteursrecht dient bijvoorbeeld te worden voldaan aan de volgende vereisten:

1. Geldige titel:

Er dient sprake te zijn van een rechtsgeldige verbintenis, zoals een overeenkomst tot bijvoorbeeld koop van de betreffende IE-rechten. Van belang is daarbij dat de over te dragen IE-rechten voldoende ‘bepaalbaar’ moeten worden omschreven in de overeenkomst. Met andere woorden: er moet dus voldoende duidelijk zijn waaruit de IE-rechten bestaan/waarop de IE-rechten rusten. Er dient ook een reële vergoeding voor de overdracht te worden bepaald. Hiervoor is afstemming met een fiscalist vanwege mogelijke fiscale aspecten noodzakelijk.

2. Leveringshandeling:

De IE-rechten dienen te worden geleverd middels een daartoe bestemde akte. In dit kader is van belang dat de overdracht expliciet dient te worden aanvaard door de verkrijgende partij.

3. Beschikkingsbevoegdheid:

De overdragende partij dient beschikkingsbevoegd te zijn om de betreffende IE-rechten te mogen overdragen. Met andere woorden: de IE-rechten dienen volledig toe te behoren aan de overdragende partij en er mogen geen beperkingen op rusten, bijvoorbeeld een pandrecht.

Naast de overdracht van bestaande IE-rechten, kunnen ook toekomstige IE-rechten die bijvoorbeeld ontstaan door (door)ontwikkeling, bij voorbaat worden geleverd. Ook in dit geval geldt dat er moet worden voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste. Voldoende duidelijk moet zijn waaruit deze toekomstige IE-rechten bestaan/waarop de toekomstige IE-rechten zouden kunnen rusten.

Let op: voor de overdracht van octrooien gelden mogelijk nog aanvullende vereisten zoals inschrijving in het octrooiregister. Voor merken gelden ook weer andere eisen, zoals inschrijving in het merkregister. Hoofdregel is: voor de verschillende IE-rechten gelden verschillende voorwaarden.

Allocatie van IE-rechten in een IE-rechtspersoon Uit juridisch en fiscaal oogpunt kan het verstandig zijn om intellectuele eigendomsrechten onder te brengen in een vennootschap (een holding of aparte vennootschap) afgescheiden van de risicodragende werkmaatschappij(en). Als de continuïteit van (een van) de werkmaatschappij(en) om wat voor reden dan ook wordt bedreigd (door beslaglegging en/of surseance van betaling en/of faillissement etc.), dan lopen de IE-rechten in een separate entiteit aanzienlijk minder risico om daarin ‘meegezogen’ te worden. Bovendien komt het de ‘verkoopbaarheid’ van de betreffende entiteiten ten goede indien de allocatie van IE-rechten goed geregeld is. De vorm van een dergelijke constructie is echter afhankelijk van meerdere factoren en wensen van de desbetreffende klanten.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.