Overdracht van auteursrecht; makkelijker gezegd dan gedaan

In de praktijk blijkt dat overdracht van auteursrecht op auteursrechtelijk beschermde werken niet altijd geheel foutloos gaat. Er worden gemakkelijk onbewuste ‘fouten’ gemaakt waardoor niet wordt voldaan aan de vereisten die de wet aan overdracht stelt. De beoogde overdracht van het auteursrecht treft dan geen doel. Het komt daarnaast ook wel voor dat er verschil van interpretatie ontstaat bij partijen over de intentie/bedoeling van het schriftelijke stuk waarin afspraken omtrent het auteursrecht staan geschreven.

22 dec. 2022

Auteursrechtelijk beschermde werken: wat zijn dat?

Auteursrechtelijk beschermde werken zijn bijvoorbeeld software, broncodes, (technische) tekeningen, handleidingen, technische documentatie, klantspecifieke firmware ten behoeve van chips, (ontwerpen voor) websites, documentatie, dessins, afbeeldingen of foto’s etc. Daarnaast kan auteursrecht rusten op een ontwerp of een concept, de lay-out, de zogenaamde ‘look and feel’, de huisstijl en grafische vormgeving (van bijvoorbeeld websites) alsmede de onderliggende software en daarbij behorende broncode(s).

Hoe ontstaat auteursrecht?

Auteursrecht verkrijgt men van rechtswege, registratie is – in tegenstelling tot wat bij octrooien geldt - niet vereist. Men verkrijgt auteursrecht echter eerst nadat voldaan is aan de ‘auteursrechtelijke originaliteitstoets’. Deze toets houdt in dat sprake moet zijn van een eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker. Met een eigen oorspronkelijk karakter wordt bedoeld dat het werk niet ontleend mag zijn aan een ander werk. Het persoonlijk stempel van de maker houdt in dat de auteur eigen vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt (er is sprake geweest van scheppende menselijke arbeid). Uiteindelijk is het altijd de rechter die achteraf pas kan vaststellen of op een werk auteursrecht rust.

Als een werk wordt vervaardigd in dienst van een werkgever dan valt het auteursrecht in beginsel toe aan de werkgever, tenzij er in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Hoe kan auteursrecht worden overgedragen?

Voor overdracht van auteursrecht (alsmede een levering van een exclusieve licentie) geldt op basis van de wet dat er een daartoe bestemde akte van overdracht nodig is. Dit is een schriftelijk document dat door zowel de overdragende als de ontvangende partij ondertekend moet worden.

Voor een rechtsgeldige overdracht van auteursrecht van het vermogen van de ene partij naar dat van een andere partij, geldt aldus een aantal vereisten op grond van de wet.

Allereerst is een levering krachtens geldige titel nodig door een beschikkingsbevoegde persoon /partij. Een geldige titel is bijvoorbeeld een overeenkomst, zoals een koopovereenkomst. Beschikkingsbevoegd ben je als je vrij over het auteursrecht kunt beschikken, meestal is dat de ‘eigenaar’, ook wel de auteursrechthebbende. Tenslotte moet voldoende duidelijk en bepaalbaar worden omschreven waaruit het over te dragen auteursrecht bestaat.

Hierna volgt een aantal recente voorbeelden uit de rechtspraak waarbij geen sprake was van een rechtsgeldige overdracht van auteursrecht. Wat ging daarin mis?

Casus 1: overdracht auteursrecht op software?

In een kort geding bij de rechtbank Den Haag moest de voorzieningenrechter een intentieverklaring beoordelen waarin een auteursrechtoverdracht was ‘ingesloten’, althans dit werd beweerd (1). Gedaagde is eigenaar van een eenmanszaak die zich sinds de jaren 90 bezighoudt met het ontwikkelen en aanbieden van een softwarepakket (hierna: de Software). Gedaagde heeft verschillende vaste klanten waaronder ook de V.O.F. van eiser (hierna: Eiser). Eiser betaalde een jaarlijkse licentievergoeding aan Gedaagde om gebruik te kunnen maken van de Software. Na gesprekken tussen partijen over een eventuele overname van de Software volgt er, in oktober 2020, een e-mail tussen partijen waarin staat dat Gedaagde gedurende een periode van drie jaar lang de omzet zou behouden en het huidige klantenbestand zou blijven voorzien van ondersteuning (dit is tevens opgenomen in de Intentieverklaring van maart 2021). Daarnaast vraagt Gedaagde een éénmalige overnamesom voor de 2 softwarepakketten. De broncode zou vervolgens het volledige eigendom van Eiser worden. Hierop volgt een Intentieverklaring die door beide partijen op 1 maart 2021 is ondertekend. Hierin is onder meer overeengekomen dat “de broncode van de Software in eigendom wordt overgedragen (…)”. De intentieverklaring bevat daarnaast een artikel waarin staat dat de broncode niet mag worden doorverkocht/ter hand mag worden gesteld zonder toestemming van Gedaagde. Daarnaast is een artikel opgenomen dat ziet op exclusiviteit (Gedaagde zal niet in onderhandeling treden met andere partijen). Op 15 maart 2021 heeft Eiser de broncode van Gedaagde ontvangen en is de betaling hiervoor uitgevoerd. In de navolgende periode ontstaan er echter meningsverschillen en Eiser sommeert gedaagde meerdere keren. Gedaagde geeft daar echter geen gehoor aan.

Verweren

Eiser stelt zich op het standpunt dat zij op grond van de Intentieverklaring en na overdracht van de broncode auteursrechthebbende is geworden van de Software. Zij stelt dat zij derhalve in die hoedanigheid de aan gedaagde verleende toestemming voor gebruik van de software mocht intrekken.

Oordeel rechtbank

Door partijen is niet betwist dat Gedaagde in ieder geval tot 1 maart 2021 (auteurs)rechthebbende was van de Software. De voorzieningenrechter overweegt dat niet in de Intentieverklaring staat dat partijen hebben beoogd de auteursrechten van de Software over te dragen. Uit het feit dat de broncode in eigendom is overgedragen, Eiser de Software naar eigen wensen kon aanpassen en Eiser eigen klanten kon werven, volgt volgens de voorzieningenrechter niet zonder meer dat daadwerkelijk een auteursrechtoverdracht is beoogd, laat staan dat deze zou zijn geëffectueerd door partijen. De voorzieningenrechter vervolgt zijn oordeel met het uiteenzetten van omstandigheden die niet passen bij een auteursrechtoverdracht. Zo is afgesproken dat Eiser de Software niet aan derden ter hand mag stellen zonder toestemming van Gedaagde en Eiser tevens voor drie jaar lang niet met anderen mag onderhandelen. De intentieverklaring duidt onder deze omstandigheden meer op een ruime, exclusieve licentieverlening aan Eiser dan op een auteursrechtoverdracht. Deze exclusieve licentieverlening vormt, volgens de voorzieningenrechter, mogelijk een voorloper op een eventuele auteursrechtoverdracht na verloop van een periode van drie jaar. Gedaagde mag namelijk gedurende die periode nog steeds zijn werk gebruiken. In het kort komt het erop neer dat in de intentieverklaring niet staat dat partijen een overdracht hebben beoogd. Voorts past de rest van de elementen niet bij een auteursrechtoverdracht. Al die elementen tezamen maken volgens de voorzieningenrechter dat het meer voor de hand ligt dat er sprake is van een ruime, exclusieve licentieverlening dan van een overdracht van auteursrecht. Er is in ieder geval niet aan de wettelijke vereisten van een overdracht van auteursrecht voldaan.

Casus 2: overdracht rechten op Russische wodka?

In een zaak bij het Gerechtshof Den Haag van juni 2022 vordert FKP onder andere de opheffing van een door HVY op de merken- en auteursrechten van FKP gelegd beslag.(2) Een teken kan als merk beschermd worden indien het onderscheidend vermogen heeft voor de waren/diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven. Met andere woorden: en merk mag niet te beschrijvend zijn. Zo kan bijvoorbeeld het (woord)merk Apple geen bescherming genieten indien het merk wordt gebruikt voor appels. Daarentegen kan het merk Apple wel bescherming genieten indien het wordt gebruikt voor elektronica. Het merk Apple heeft dan namelijk wel onderscheidend vermogen (het is namelijk niet beschrijvend voor elektronica). Om vervolgens een merkrecht te krijgen dient het merk te worden ingeschreven in het register. Vóór deze registratie dient er eerst een depot (aanvraag) van het merk plaats te vinden. De persoon die een merkenrecht heeft noem je een merkhouder. In het geschil is door HVY beslag gelegd op “de Benelux merkenrechten toekomend aan de Russische Federatie maar die door FKP Sojuzplodoimport worden gehouden, dan wel op naam van FKP Sojuzplodoimport zijn geregistreerd waaronder (…)”. FKP, een Russische staatsonderneming, houdt zich bezig met de exploitatie van merken met betrekking tot Russische wodka. In een gesloten overeenkomst van 2015 (hierna: de 2015-overeenkomst) tussen FKP en de Russische Federatie is vermeld dat rechten op onder meer de auteursrechten voor zover nodig zijn overgedragen aan FKP. Voorts vordert FKP opheffing van het beslag. Het beslag zou namelijk onrechtmatig zijn, omdat FKP volledig en exclusief rechthebbende is van de IE-rechten. Het beslag is namelijk gelegd op de rechten die toekomen aan de Russische Federatie, derhalve zouden de schuldeisers niets hebben aan een beslag op de IE-rechten waarvan FKP rechthebbende is, aldus FKP. IE-rechten (volledig uitgeschreven: intellectuele eigendomsrechten) zijn een verzamelbegrip voor diverse afzonderlijke rechtsgebieden. IE-rechten beschermen onstoffelijke, ontastbare voorwerpen. De belangrijkste IE-rechten zien op werken (auteursrecht), uitvindingen (octrooirecht) en op merken (merkenrecht).

Volgens het hof wijzen de woorden van de 2015-overeenkomst op zichzelf op een algehele overdracht van de IE-rechten (waaronder auteursrechten). Daarbij benoemt het hof de woorden alienation, transfer, entire exclusive rights, assigned property, all rights to the trademarks”. Daarnaast heeft FKP het volle gebruiks- en genotsrecht over deze rechten en kan het deze tegenover eenieder handhaven. Echter, de Russische Federatie heeft een aantal bevoegdheden die er, volgens het hof, aan in de weg staan om te oordelen dat FKP volledig rechthebbende is op de merken- en auteursrechten. Tussen partijen staat namelijk vast dat de Russische Federatie op grond van statutaire bepalingen het recht heeft om onder meer de IE-rechten in zijn geheel op te pakken en te verkopen. Daarnaast heeft de Russische Federatie de bevoegdheid om door FKP met derden gesloten transacties over de vervreemding van (IE-) rechten in rechte te vernietigen. Deze laatste bevoegdheid heeft zogeheten derdenwerking, waardoor de bevoegdheid ook doorwerkt tegenover derden. Dat betekent dat de Russische Federatie deze rechten tegenover derden kan inroepen. Het hof vervolgt zijn oordeel met te stellen dat deze vergaande bevoegdheden van de Russische Federatie vergaande beperkingen vormen ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van FKP met derdenwerking. Uiteindelijk concludeert het hof dat een overdracht (van onder meer auteursrechten) waarbij de vervreemder zich dergelijke bevoegdheden (zoals die van de Russische Federatie) voorbehoudt niet mogelijk is. Dit brengt met zich mee dat de 2015-overeenkomst dus geen rechtsovergang tot gevolg heeft, waardoor FKP geen rechthebbende is geworden van (onder meer) de auteursrechten.

Casus 3: overdracht van auteursrecht architect

Het Gerechtshof van Amsterdam heeft zich in 2021 uitgelaten over een beoogde auteursrechtoverdracht tussen een architect (hierna: X) en een B.V. (hierna Arc2) (3). Tussen partijen staat vast dat X auteursrechthebbende was van het ParkWonen-ontwerp. Arc2 heeft aangevoerd dat de auteursrechten bij haar rusten middels een managementovereenkomst uit 2008 waarin de overdracht is vastgelegd. De managementovereenkomst is gesloten tussen Arc2 en een beheervennootschap van X. Het hof benadrukt dat voor een rechtsgeldige overdracht een tot overdracht bestemde akte nodig is waarin X zijn auteursrechten in persoon overdraagt aan Arc2. Doordat de managementovereenkomst niet door X in persoon is gesloten, maar door X in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van een beheervennootschap, is er geen sprake van een rechtsgeldige overdracht. Het feit dat X de managementovereenkomst heeft getekend/gesloten als vertegenwoordigend persoon van de beheervennootschap maakt het nog geen rechtsgeldige auteursoverdracht stelt het hof. X had nu eenmaal zijn auteursrechten in persoon moeten overdragen. X is namelijk de architect van het ParkWonen-ontwerp en derhalve de auteursrechthebbende. Als maker (architect) van het ParkWonen-ontwerp verkrijgt X namelijk het auteursrecht van rechtswege (registratie is niet vereist). De beheervennootschap heeft dus niet het auteursrecht, waardoor deze beheervennootschap niet beschikkingsbevoegd is om de auteursrechten rechtsgeldig over te dragen.

Casus 4: auteursrecht op paardenfoto’s

Een paar dagen na het voorgaande arrest, is wederom een arrest gewezen met betrekking tot een vermeende auteursrechtoverdracht, ditmaal door het Gerechtshof Den Haag (4). de Wederpartijen (indien in de tekst staat ‘wederpartij’ wordt één van de Wederpartijen bedoeld) laten al hun paarden, ten behoeve van de promotie en handel in paarden, professioneel fotograferen. Niet wordt betwist dat fotografe auteursrechthebbende is van de foto’s. Fotografe heeft de volgende whatsapp-tekst verstuurd aan de Wederpartijen: “Beste wederpartij bij deze behoren de rechten van de foto’s van jouw stal en paarden aan jou. Met vriendelijke groet, Fotografe” (hierna: de geciteerde passage). Deze passage is door Wederpartijen naar voren gebracht en wederpartij is van mening dat zij derhalve rechthebbende is van de foto’s. Appellante (de persoon die hoger beroep instelt tegen de Wederpartijen) gebruikt onder andere deze foto’s van de paarden op haar website, Facebook- en Instagramaccounts zonder toestemming van Wederpartijen.

Wederpartijen stellen zich op het standpunt dat dit een inbreuk vormt op hun auteursrecht. Echter, het hof oordeelt dat de auteursrechten van de fotografe helemaal niet rechtsgeldig zijn overgedragen aan Wederpartijen. De verklaring (de geciteerde passsage) van de fotografe kan namelijk niet worden aangemerkt als een door fotografe ondertekend schriftelijk stuk. Wat hier volgens het hof meespeelde was dat Wederpartijen er helemaal niet op mochten vertrouwen dat fotografe met het geciteerde deel de wil had om haar auteursrechten op de foto’s aan Wederpartijen over te dragen. Het hof onderbouwt dit oordeel met de door de fotografe ingetrokken toestemming (ook aan appellante) om de foto’s te kunnen gebruiken en het feit dat de geciteerde passage geen ‘verklaring’ van de fotografe vormt, omdat dit whatsappgesprek is geïnitieerd door Wederpartijen. Voorafgaand aan de geciteerde passage werd er namelijk aan fotografe gevraagd of zij even kon bevestigen dat wederpartij eigenaar was van de foto’s.

Conclusie

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het in de praktijk nog wel eens schort aan de invulling van de juiste vereisten voor een auteursrechtoverdracht. Wilt u er zeker van zijn dat de auteursrechtoverdracht rechtsgeldig is? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Rb. Den Haag 31 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11934 (De V.O.F./Gedaagde).

2. Hof Den Haag 28 juni 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1159 (HVY/FKP).

3. Hof Amsterdam 2 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3358 (ARC2 Architecten/Tulp ontwikkeling B.V.)

4. Hof Den Haag 16 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2409 (Dutch Dressage Horses/Geïntimeerden).