We leven in een innovatieve en creatieve wereld. De wereld om ons heen verandert snel. De Innovatieve Meesters van Elferink & Kortier Advocaten houden de ontwikkelingen op onze vakgebieden voor u bij in deze databank.
Case: Overname van een bedrijf: vergeet de IE-rechten niet!
In deze bijdrage gaan we in op een casus waarin onze cliënte een start-up wil overnemen. Deze start-up had innovatieve technologie ontwikkeld waarmee energiecentrales effectiever energie konden opwekken. Onze cliënte wilde deze technologie gebruiken en doorontwikkelen. Wij werden door de bedrijfsjuristen van cliënte ingeschakeld om te zorgen dat bij de overname de intellectuele eigendomsrechten (‘IE-rechten’) goed mee over gingen.
Bij overnames van of investeringen in start-ups in de innovatieve sector komen vaak ook de IE-rechten, bijvoorbeeld octrooirechten, om de hoek kijken. Het is vaak van belang om IE-rechten in de juiste (dochter)vennootschap onder te brengen. Ook zijn er vaak interne licenties tussen de groepsmaatschappijen onderling nodig. Wilt u weten hoe Elferink & Kortier Advocaten u in dit kader kan helpen? Lees dan verder wat wij voor deze cliënte hebben betekend.
Bedrijfsovernames: overdracht en licenties IE-rechten?
Bij een bedrijfsovername of fusie kunnen verschillende scenario's plaatsvinden. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een overname waarbij (een deel van) de activa en passiva van het ene bedrijf naar het andere wordt overgedragen. Ook een aandelenoverdracht is mogelijk. Daarnaast kan er een juridische fusie plaatsvinden. Bij een juridische fusie verkrijgt het overnemende bedrijf het volledige vermogen van het gefuseerde bedrijf. Dit omvat óók de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zoals merken, octrooien en auteursrechten. Het overgedragen bedrijf houdt daarbij op te bestaan als zelfstandige rechtspersoon.
Het verkrijgende bedrijf wordt dus de rechthebbende op die IE-rechten. Dat betekent dat dit bedrijf het alleenrecht op deze IE-rechten heeft en onder meer in beginsel iedereen het gebruik daarvan kan verbieden. In de praktijk zien wij vaak dat dit bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep (dochter)vennootschappen. Geregeld dienen deze IE-rechten dan ook te worden ondergebracht in een holding of een aparte IE-vennootschap. Op grond van de wet is daarvoor een overdrachtsakte vereist. Voor bepaalde IE-rechten is het daarnaast van belang om de overdracht in te schrijven in de relevante openbare registers. Dat geldt bijvoorbeeld voor octrooirechten.
Daarnaast komt regelmatig voor dat andere groepsmaatschappijen in het kader van hun activiteiten ook gebruik moeten kunnen maken van deze IE-rechten. Bijvoorbeeld voor de doorontwikkeling van technologieën door de vennootschap dat zich bezighoudt met Research & Development. Daarvoor zijn licenties, ook wel gebruiksrechten genoemd, tussen deze groepsmaatschappijen noodzakelijk. Van belang is om deze licenties tussen de groepsmaatschappijen te regelen. Daarbij moet ook worden bewerkstelligd dat eventuele nieuwe IE-rechten die als gevolg van (door-)ontwikkeling zullen ontstaan in de desbetreffende groepsmaatschappij, weer worden overgedragen naar de maatschappij die de IE-rechten houdt. Dat is een voortdurend proces en moet daarom goed geregeld worden.
Vervolg casus
In de casus bij onze cliënte zijn de IE-rechten door de overname van de start-up overgegaan naar onze cliënte. Vervolgens rees de vraag bij welke vennootschap binnen haar bedrijvengroep deze IE-rechten het beste kunnen worden ondergebracht. Daaraan kleven diverse factoren. Bijvoorbeeld de risico’s op het verloren gaan van IE-rechten ingeval van faillissement van een groepsmaatschappij of de fiscale voor- en nadelen. Wij werden vanuit ons specialisme op het gebied van IE-rechten door onze cliënte betrokken bij de advisering daarover.
Uiteindelijk hebben wij – in samenspraak met de bedrijfsjuristen van de bedrijvengroep van onze cliënte, de ondernemingsrechtspecialisten en de fiscalisten – geadviseerd om de IE-rechten in de holding onder te brengen. In dat kader hebben wij een akte opgesteld om deze IE-rechten naar de holding over te dragen. Tegelijkertijd diende de groepsmaatschappij van onze cliënte de technologie, waarmee effectiever energie kan worden opgewekt, ook zelf te kunnen gebruiken. Om dat te bewerkstelligen hebben wij een licentieovereenkomst opgesteld tussen de holding en de groepsmaatschappij van onze cliënte.
Daarnaast diende de Research & Developmentvennootschap binnen de bedrijvengroep de IE-rechten te kunnen gebruiken voor de doorontwikkeling van deze technologie. Daarvoor hebben wij eveneens een licentieovereenkomst opgesteld tussen deze vennootschap en de holding. Deze doorontwikkelingen hebben echter tot gevolg dat er ook weer nieuwe innovatieve technologieën zullen ontstaan waarop nieuwe IE-rechten kunnen rusten. Deze nieuwe IE-rechten dienden weer bij de holding terecht te komen. Daarom hebben wij in deze licentieovereenkomst ook de overdracht van de nieuwe IE-rechten naar de holding geregeld.
Conclusie
Wilt u ook een ander bedrijf overnemen of daarin investeren? Spelen IE-rechten daarbij een belangrijke rol? Of wilt u de interne IE-huishouding binnen uw groep met bedrijven op orde hebben? Elferink & Kortier Advocaten helpt u graag. Indien gewenst kunnen wij:
- adviseren over het onderbrengen van IE-rechten in de juiste vennootschappen;
- adviseren over de benodigde overdrachten en licenties om uw positie als IE-rechthebbende veilig te stellen;
- de overdrachtsakten en licentieovereenkomsten opstellen en/of beoordelen;
- samenwerken c.q. afstemmen met onder meer ondernemingsrechtelijke specialisten voor de vennootschapsstructuur en fiscalisten voor de fiscale kaders.
p.s. Als advocaten hebben wij een beroepsgeheim. Wij kunnen situaties uit onze praktijk daarom niet delen. In deze reeks met praktijkcases omschrijven wij daarom casus die dicht bij praktijkgevallen liggen of die in onze praktijk hadden kunnen plaatsvinden, maar die qua feiten en omstandigheden nooit gelijk zijn aan die van een daadwerkelijke kwestie die wij hebben behandeld.
