IE-rechten overdragen: doe het tijdig en doe het goed

Wat speelde er?

Puri Safe, een onderneming in menstruatieondergoed, werd op 8 mei 2024 failliet verklaard. Vlak voor het faillissement - in januari 2024 - zouden haar merkrechten zijn overgedragen aan een derde partij, Indsun. Indsun blijkt dezelfde aandeelhouders als Puri Safe te hebben. 

De curator vernietigde deze overdracht van de merkrechten van Puri Safe aan Idsun. Hij deed een beroep op de zogenaamde actio pauliana. Dat is een bevoegdheid van de curator waarmee hij - kort gezegd - een rechtshandeling van de failliet kan terugdraaien als die rechtshandeling vlak voor faillissement heeft plaatsgevonden én de schuldeisers daarmee benadeeld worden. Een merkrecht vertegenwoordigt waarde. Door die uit het vermogen van Puri Safe te verkopen aan een derde partij, worden de schuldeisers in principe benadeeld. De curator had de merkenrechten inmiddels zelf verkocht aan derde partijen. 

Idsun, de partij die de merkrechten meende te hebben verkregen voordat de curator de overdracht vernietigde, stelde dat de overdracht in januari 2024 rechtsgeldig was. Volgens haar zou de grondslag voor die overdracht zijn gelegen in een lening van aandeelhouders uit 2021, waarbij mondeling was afgesproken dat de IE-rechten in een aparte vennootschap zouden worden ondergebracht. Toen de curator vroeg naar die overeenkomsten bleef het in eerste instantie stil. Later bleek dat ze opgesteld waren op het moment van opvragen, dus pas in mei 2024. Ook was de lening niet terug te vinden in de boekhouding. Daarnaast constateerde de curator andere onrechtmatigheden. Als de curator al geen beroep zou kunnen doen op een actio pauliana, dan zou de overdracht op zijn minst niet rechtsgeldig zijn geweest, omdat er geen geldige titel zou zijn. Dat is een van de eisen voor een rechtsgeldige overdracht.

De rechtbank gaf de curator daarin gelijk. De merkrechten bleven daardoor in de faillissementsboedel en werden rechtsgeldig doorverkocht aan een andere partij. Indsun werd bovendien veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en proceskosten.

Waarom kan een overdracht van IE-rechten niet met terugwerkende kracht?

IE-rechten — of het nu gaat om merk-, auteurs-, of octrooirechten — zijn vermogensrechten. Net als fysieke goederen of een woning zijn ze gebonden aan strikte juridische regels voor overdracht.

De wet stelt drie cumulatieve vereisten; 

1. een geldige titel (een geldige overeenkomst die de overdracht rechtvaardigt) let op: in het geval van koop dient er ook een reële koopsom betaald te worden. Dat kan ook fiscale consequenties hebben;
2. beschikkingsbevoegdheid van de overdragende partij. De partij die overdraagt moet ook daadwerkelijk de eigenaar / rechthebbende zijn (immers: niemand kan meer rechten overdragen dan hij zelf heeft);
3. levering op de juiste, wettelijk voorgeschreven manier. Dat is in ieder geval schriftelijk per akte, daarnaast geldt een aantal aanvullende eisen, waaronder de eis dat voldoende bepaalbaar is welke IE-rechten worden overgedragen).

Per IE-recht gelden daarboven nog specifieke vormvereisten. Bijvoorbeeld:

• Auteursrecht: overdracht vereist een schriftelijke, daartoe bestemde akte (art. 2 lid 3 Auteurswet).
• Merkrecht: een overdracht die niet schriftelijk is vastgelegd, is nietig (art. 2.31 lid 2 BVIE).
• Octrooi: overdracht bij akte en inschrijving in het octrooiregister voor derdenwerking (art. 65 ROW).

Kortom: een mondelinge afspraak (hoe serieus ook bedoeld) is niet voldoende. In alle gevallen is een zogenaamde onderhandse akte minimaal vereist. Een onderhandse akte is geen notariële akte, maar wel een schriftelijk document tussen beide partijen waarin voldoende concreet wordt omschreven wat er precies wordt overgedragen én waarin voor het overige wordt voldaan aan de specifieke wettelijke eisen die gelden voor overdracht. 

Een contract dat achteraf wordt opgesteld met een eerdere datum, ook wel antedateren genoemd, verandert niets aan de werkelijkheid. Het eigendom gaat pas over op het moment van de correcte levering – dus op het moment van ondertekenen van de akte – en niet eerder.

Antedatering: begrijpelijk, maar risicovol

Uiteraard begrijpen wij hoe het in de praktijk soms gaat. U heeft destijds misschien inderdaad mondeling iets afgesproken. Het voelt onrechtvaardig om dat nu niet met terugwerkende kracht te kunnen repareren. Maar antedateren brengt meer juridische problemen met zich mee dan dat u er mee op zou lossen. Vergelijk het met een auto; men kan niet achteraf net doen alsof uw auto al jaren in de garage van de buurman zou staan, terwijl hij bij u in de garage stond. Het is zowel fiscaal (want de buurman heeft in de tussentijd niet de belasting betaald over dit ‘vermogen’), als juridisch problematisch (het is immers valsheid in geschrifte, schuldeisers kunnen worden benadeeld, licenties kunnen niet worden verstrekt, en het is onduidelijk voor andere partijen (rechtszekerheid). 

Wat betekent dit voor u?

Wilt u IE-rechten overdragen, bijvoorbeeld bij een herstructurering, de oprichting van een IE-BV, een aandeelhouderswijziging of een overname? Regel het dan tijdig en zorg dat de overdracht voldoet aan de wettelijke eisen. Let op: een enkele afspraak dat de IE-rechten zullen worden overgedragen, is niet in alle gevallen een daadwerkelijke overdracht. Vergelijk het met het kopen van een huis. De verkoper en de koper worden het eens over een koopprijs, maar dan is het huis nog niet overgedragen. De leveringshandeling moet nog worden verricht. In het geval van een huis is dat het leveren van de woning bij de notaris. In het geval van een IE-recht het voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor het specifieke IE-recht. Nogmaals; in alle gevallen is dat in ieder geval overdracht via een onderhandse akte. 

• In de praktijk worden hier gemakkelijk fouten mee gemaakt. Laat u daarom adviseren door een specialist. Wij helpen u graag bij:
• het opstellen van een correcte akte van overdracht;
• het inrichten van een IE-BV en de bijbehorende licentiestructuur;
• een allocatiecheck: waar bevinden uw IE-rechten zich nu, en waar zouden ze idealiter moeten zitten?
• begeleiding bij overdrachten in het kader van een overname of bedrijfsherstructurering.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.