Kan ik met een merkenrecht altijd en iedereen verbieden mijn merk te gebruiken? Nee, niet altijd!
Een merkenrecht is niet oneindig en vervalt, behoudens de verlengingsmogelijkheden, na tien jaar. Echter, afhankelijk van uw handelwijze kunnen er gedurende deze tien jaar ook beperkingen ten aanzien van uw merkenrecht gaan gelden. Dit wilt u natuurlijk als ondernemer zoveel mogelijk voorkomen. In een recent gewezen zaak deed een concurrent een beroep op een van deze beperkingen, maar zonder succes.
Indien u 5 jaar lang niet optreedt tegen gebruik van uw merk of een soortgelijk teken door een andere onderneming, dan kan het zo zijn dat u dit gebruik niet meer kunt verbieden. U heeft dan uw merkenrecht als het ware verspeeld, door te lang stil te zitten. Dit wordt juridisch aangeduid als ‘rechtsverwerking’. Het is dus erg belangrijk dat u actief optreedt tegen mogelijke inbreukmakers. Daar helpen wij u graag bij.
In deze zaak heeft de rechter omstandigheden verduidelijkt met betrekking tot een beroep op rechtsverwerking.
Wat is het merkenrecht eigenlijk?
Met een merkenrecht kunt u anderen verbieden om uw merk of een soort gelijk teken te gebruiken. Hiervoor is het echter wel vereist dat het merk wordt ingeschreven. Wilt u meer informatie over wat nu precies een merk is en hoe u dit verkrijgt? Klik dan hier.
De zaak: een onderneming wil optreden tegen het gebruik van haar merk door een andere onderneming
Wat was er precies aan de hand in deze zaak? Een onderneming die sinds 2009 snoep verkoopt onder het ingeschreven merk ‘Dracula’ kwam er recentelijk achter dat een concurrent ook snoep verkoopt onder vermelding van het merk ‘Dracula’. De concurrent deed dit echter al vóór 2009, dus voordat het merk van de onderneming was ingeschreven. De concurrent heeft echter zelf nooit ‘Dracula’ als merk ingeschreven. De onderneming eiste vervolgens bij de rechter dat de concurrent het gebruik van haar merk staakt.
De concurrent meent dat de onderneming hem helemaal niet meer kan verbieden om het merk te gebruiken. De concurrent stelt dat dat de onderneming nooit actie ondernam jegens de concurrent en dat de onderneming daarom het recht om op te treden heeft verspeeld.
Niet optreden tegen gebruik van uw merk door een ander kan funest zijn voor uw merkenrecht, maar…
Wat oordeelde de rechter? De rechter geeft in deze zaak de concurrent ongelijk. Het klopt dat een onderneming haar merkenrecht kan verspelen indien de onderneming vijf jaar lang niet optreedt tegen gebruik van het merk door een ander. Echter, niet in dit geval. Een onderneming verspeelt namelijk enkel haar merkenrecht indien:
- een andere onderneming gedurende 5 jaar eenzelfde of soort gelijk merk heeft gebruikt; en
- dit merk ook heeft ingeschreven; en
- de onderneming hier niet tegen op heeft getreden.
De rechter oordeelt in deze zaak dat het de onderneming dus vrijstaat om de concurrent te verbieden het merk te gebruiken. De concurrent heeft haar ‘merk’ namelijk zelf nooit ingeschreven, waardoor de concurrent in deze kwestie geen geslaagd beroep kon doen op de rechtsverwerking.
Wat houdt ‘actief optreden’ tegen een ander die uw merk gebruikt in?
U dient actief op te treden tegen anderen die uw merk of een soortgelijk teken gebruiken om te voorkomen dat u uw merkenrechten verspeelt. Uit de rechtspraak volgt dat het erom gaat dat de merkhouder het nodige doet om een ‘juridisch dwingende oplossing’ te krijgen. In dat kader is een enkele waarschuwing van de merkhouder meestal onvoldoende.
Een wijze les voor u als merkhouder
Deze kwestie benadrukt weer eens hoe belangrijk het kan zijn om als onderneming actief op te treden tegen anderen die uw merk of een soortgelijk teken gebruiken. Vooral als een andere onderneming hetzelfde of een soort gelijk merk heeft ingeschreven. Met enkel een merkinschrijving bent u er dus nog niet. Laat u dus niet de kaas van het brood eten door uw concurrenten, maar treed actief op.
Wilt u weten hoe u dit het beste kunt doen? Wij zoeken het graag voor u uit en helpen u graag bij het zoeken naar een juridisch dwingende oplossing. Ook indien u wordt verweten dat u merkinbreuk pleegt staan wij u graag bij, lees hier meer informatie over wat u in dat geval het beste kunt doen.
Uitspraak van Hof van Justitie ECLI:EU:C:2025:618
