Het geschil

HEMA had op enig moment ten minste twee sets kinderondergoed uitgebracht, waarop een krokodil werd afgebeeld (zie onderstaande illustraties). De een bevatte één krokodil op borsthoogte, en de ander meerdere krokodillen verspreid over het gehele hemd. Volgens Lacoste leek de krokodil van HEMA teveel op haar logo. Zij eiste op grond van haar merkrecht een schadevergoeding en een verbod op het gebruik van de krokodil op de desbetreffende artikelen. HEMA was het daar niet mee eens, waarna partijen uiteindelijk in de rechtbank tegenover elkaar stonden. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van merkinbreuk. Ten aanzien van het ene hemd omdat het gebruik van de krokodillen over het hele hemd slechts als versiering werd aangemerkt. Derhalve niet als onderscheiding van de producten van HEMA, waarmee HEMA een ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Lacoste. Bij het andere, blauwe hemd kon het gebruik van de krokodil op borsthoogte volgens de rechtbank niet bij het publiek voor verwarringsgevaar met het merk van Lacoste zorgen.

Het merkenrecht en merkinbreuken

Het merkenrecht beschermt het gebruik van geregistreerde ‘merken’, ook wel aanduidingen ter onderscheiding van waren of diensten. Een merk kan worden gevormd door onder andere tekeningen, letters, kleuren en vormen. Indien een bedrijf een merk heeft gedeponeerd, dan mag in beginsel niemand anders gebruik maken van dat merk. De merkhouder kan optreden tegen schendingen van haar merkrecht.

Er is – vrij vertaald – sprake van een schending van het merkenrecht indien het teken dat de ander gebruikt:

• a)gelijk is aan het ingeschreven merk en gebruikt wordt voor dezelfde producten en diensten;
• b)gelijk is aan of overeenstemt met (het lijkt er in grote mate op) het ingeschreven merk, het gebruikt wordt voor dezelfde of overeenstemmende producten én daardoor bij de consument verwarring kan ontstaan tussen beide producten. Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer consumenten de betrokken producten verwarren met elkaar of wanneer consumenten denken dat de producten van dezelfde onderneming komen;
• c)gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk, het wordt gebruikt voor producten die niet gelijk zijn aan de producten waarvoor het merk ingeschreven is, en door gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt behaald uit (de ander probeert dan mee te liften op de bekendheid van het andere merk) of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk (imagoschade) doordat consumenten een verband leggen tussen de twee merken;
• d)zonder geldige reden wordt gebruikt voor een ander doel dan het onderscheiden van producten, bijvoorbeeld ter versiering van een product, en door gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt behaald uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk.

Hoger beroep bij Hof Den Haag

In hoger beroep bij het Hof Den Haag (Hof Den Haag 11 augustus 2020, C/09/557888 (Lacoste/HEMA)) gaat het voornamelijk om de vraag of de krokodil van HEMA gelijk is aan of overeenstemt met het merk van Lacoste, gebruikt wordt voor dezelfde of overeenstemmende producten als die van Lacoste en of er daardoor sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek (de hierboven onder sub b bedoelde merkinbreuk). In dat kader dient allereerst vast komen te staan of de krokodil van HEMA fungeert als een teken dat wordt gebruikt ter onderscheiding van haar producten, derhalve als merk. Daarvan is geen sprake als het relevante publiek het teken louter ziet als decoratie. Dat neemt echter niet weg dat – ook indien het publiek het teken als versiering ziet – er sprake kan zijn van merkgebruik en -inbreuk wanneer het publiek kan menen dat de producten van de merkhouder afkomstig zijn.

Het Hof oordeelt dat er bij het blauwe hemd van HEMA sprake is van merkgebruik. Het publiek is immers gewend dat op kleding op borsthoogte een (beeld)merk staat en zal daardoor tekens op borsthoogte als merkgebruik waarnemen. Deze conclusie werd onder meer ondersteund door de uitgevoerde marktonderzoeken.

Vervolgens stelt het Hof vast dat het merk van Lacoste en het teken van HEMA sterk overeenkomen, nu het in beide gevallen om een krokodil gaat die in eenzelfde hoek met een open bek vol tanden naar rechts kijkt. Dat de HEMA-krokodil kinderlijker oogt doet daar niet aan af, want het gaat om de totaalindruk bij het relevante publiek. Het Hof oordeelt daarna dat de overeenstemming tussen de beide tekens kan leiden tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Uit onder andere het marktonderzoek bleek namelijk dat bijna de helft van de deelnemers aan Lacoste dacht bij het zien van het hemd van HEMA. Het blauwe hemd van HEMA maakt derhalve inbreuk op het merkrecht van Lacoste.

Ten aanzien van het grijze hemd rees allereerst de vraag of er überhaupt sprake was van merkgebruik. Het Hof achtte het in dit geval bewezen dat het plaatsen van de krokodil over het gehele hemd, niet door een groot deel van het relevante publiek louter als decoratie wordt aangemerkt. Dat geldt vooral in kwesties bij bekende merken zoals die van Lacoste. Ook bij het grijze hemd is er dus sprake van merkgebruik. Daarnaast is er door het gebruik van de krokodillen op het grijze hemd ook sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Het grijze hemd maakt derhalve eveneens inbreuk op het merkrecht van Lacoste.

Conclusie

Kortom, HEMA maakt met de krokodil op haar ondergoedsets inbreuk op de merkrechten van Lacoste. Zij werd daarvoor door het Hof veroordeeld tot het per direct staken van het gebruik van het merk van Lacoste op onder meer deze kledingsets en het betalen van een schadevergoeding voor het door Lacoste geleden omzetverlies.