Vordering tot nietigverklaring

Op 27 mei 2020 heeft Airwair bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) een Benelux-aanvraag gedaan voor een zogenaamd positiemerk. Een positiemerk beschermt de specifieke wijze waarop een merk op een product wordt geplaatst of aangebracht.

In oktober 2020 heeft Van Haren doorhaling van dit positiemerk gevorderd. Ter onderbouwing voert Van Haren drie gronden aan: het positiemerk zou onderscheidend vermogen missen; het zou een gebruikelijke aanduiding zijn geworden; en het zou bestaan uit een vorm die door de aard van de waren wordt bepaald.

Om een rechtsgeldig merk te kunnen zijn, moet het teken in staat zijn de waren te onderscheiden van die van andere partijen. Op basis van bovenstaande argumenten meende Van Haren dat het positiemerk van Airwair dat dus niet kon.

Inburgering

Het ontbreken van onderscheidend vermogen betekent niet meteen dat het merk doorgehaald dient te worden. Als een teken op zich geen onderscheidend vermogen heeft, kan dit alsnog worden verkregen door het gebruik van het merk. Dan noemen we ook wel ‘inburgering’. Door het gebruik van het merk en het bekendheid die het daardoor heeft verkregen, kan een merk door inburgering onderscheidend vermogen krijgen.

Om te bewijzen dat het merk is ingeburgerd, moet worden aangetoond dat het teken, als gevolg van het gebruik ervan, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merk ter onderscheiding van waren van de deposant (degene die het merk inschrijft) wordt opgevat. Het Hof concludeerde datdit voor de donkergekleurde schoenen door langdurig en intensief het geval was.

Dat gold volgens het Hof echter niet voor de schoenen in lichte of felle kleuren. Bij het inschrijven van het positiemerk van Airwair werd het gele stiksel op een zwarte schoenzool op een veterlaars geclaimd, maar een vermelding van de kleur van de laars op de schacht en op de zool bleef uit. Airwair heeft talloze foto’s van Dr. Martens laarzen ingediend, maar volgens het hof viel op dat het gele stiksel in de overgrote meerderheid van de gevallen is aangebracht op een zwarte laars. Verder komt heel af en toe een bruine/kersenrode laars voor. Een andersgekleurde laars zoals wit of roze komt erg weinig voor in de ingediende bewijsstukken van Airwair. Volgens het hof is dus niet bewezen dat het positiemerk ook is ingeburgerd voor toepassing op niet-donkergekleurde laarzen, en aldus mist het onderscheidend vermogen.

Het positiemerk wordt dus voor niet-donkergekleurde of lichtgekleurde laarzen nietig worden verklaard.

Lees de gehele uitspraak hier. Heeft u vragen over uw merk? Neem gerust contact met ons op.