Een merkhouder heeft het recht om derden het gebruik van het door haar ingeschreven merk te verbieden. Altijd? Nee, er zitten grenzen aan de reikwijdte van de merkenrechtelijke bescherming. Zo mogen derden onder meer een ingeschreven merk gebruiken als verwijzing om bijvoorbeeld aan te geven dat hun producten compatibel zijn met het betreffende merkproduct of dat zij accessoires voor dat merkproduct verkopen. Verwijzend merkgebruik is echter gebonden aan een aantal voorwaarden. In een recente kwestie heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over deze voorwaarden.
Wat was er aan de hand?
Infineon produceert en verkoopt kaartchips die kunnen worden gebruikt in een chipkaart. Bij de verkoop geeft Infineon aan dat deze kaartchips ‘MIFARE compatible’ zijn. Infineon wil daarmee aangeven dat haar kaartchips kunnen worden gebruikt op de kaartlezer van het merk ‘MIFARE’.
NXP is eveneens producent van kaartchips en is tevens houder van diverse geregistreerde MIFARE-woordmerken. NXP is van mening dat Infineon met de hiervoor genoemde aanduiding inbreuk maakt op haar merkrechten. De rechtbank wees in eerste aanleg de verbodsvorderingen van NXP af. In hoger beroep stelde het Hof Den Haag NXP alsnog in het gelijk en oordeelde dat Infineon inbreuk maakte op de merkrechten van NXP. Daarop werd deze kwestie voorgelegd aan de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:37).
Verwijzend merkgebruik
De Hoge Raad overweegt in zijn arrest van 8 januari 2021 allereerst dat het merkenrecht de merkhouder niet het recht geeft derden te verbieden om in het economische verkeer te verwijzen naar haar merkproducten “met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel”.
In dergelijke gevallen is verwijzend merkgebruik door een derde wel toegestaan. Daarbij geldt als voorwaarde dat het verwijzen naar het merkproduct volgens ‘de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ dient te geschieden. Dat brengt voor de betreffende derde een loyaliteitsverplichting jegens de merkhouder met zich mee. De loyaliteitsverplichting betekent onder meer dat de derde uitsluitend naar het merkproduct mag verwijzen als die verwijzing juist is. Oftewel, de door Infineon bij haar verwijzing naar het MIFARE-merk verstrekte informatie over de comptabiliteit met de MIFARE-kaartchips dient juist te zijn. Anders is het verwijzend merkgebruik door Infineon niet in overeenstemming met ‘de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ en maakt zij derhalve inbreuk op de merkrechten van NXP.
Verwijzend merkgebruik door Infineon
Hoe zit dat bij het verwijzend merkgebruik door Infineon? Infineon heeft gesteld dat haar verwijzing naar het woordmerk MIFARE – middels de aanduiding ‘MIFARE compatible’ – juist is. Infineon voert daarbij aan dat zij jarenlang haar kaartchips onder deze aanduiding heeft verkocht aan diverse afnemers, zonder dat er ook maar een klacht is binnengekomen over het (gebrek aan) compatibiliteit met de MIFARE-kaartchips van NXP. Er hebben gedurende de procedure zelfs verschillende afnemers verklaard dat de betreffende kaartchips naar volle tevredenheid werken.
Het Hof heeft dit standpunt van Infineon echter verworpen, omdat dat niets zou zeggen over de (‘technische’) juistheid van de verwijzing naar het MIFARE-merk. Ten onrechte, vindt de Hoge Raad. Bij de vraag of de verwijzing naar het merk juist is, dient volgens de Hoge Raad ook te worden gekeken naar hoe het relevante publiek de verwijzing zal opvatten. Daarbij speelt onder meer ook een rol in hoeverre het relevante publiek deskundig is. In casu zijn de afnemers van kaartchips over het algemeen bedrijven met een hoge graad van deskundigheid. In die context mag niet louter de (‘technische’) juistheid van de verwijzing doorslaggevend zijn. De Hoge Raad heeft daarom het arrest van het Hof vernietigd en terugverwezen naar het Hof. De verwijzing door Infineon naar het woordmerk MIFARE levert onder deze omstandigheden derhalve niet zonder meer inbreuk op de merkrechten van NXP op.
Kortom…
Bij verwijzend merkgebruik heeft de verwijzende partij een loyaliteitsverplichting jegens de merkhouder. Dat betekent onder meer dat de verstrekte informatie bij deze verwijzing juist dient te zijn. Daarbij zal – naast de (technische) juistheid van de verwijzing – ook acht moeten worden geslagen op hoe het relevante publiek de betreffende verwijzing naar het merkproduct zal opvatten. Daarbij maakt het uit of het relevante publiek al dan niet deskundig is. Is de verstrekte informatie onjuist? Dan wordt het een ander verhaal: in dat geval is verwijzend merkgebruik niet in overeenstemming met ‘de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ en zal er mogelijk wel sprake zijn van een merkinbreuk.