01 jan. 2024

Case: Help, iemand anders gebruikt mijn merk in zijn domeinnaam?!

Een tijdje terug ontvingen wij van een cliënte de vraag of een ander bedrijf haar merk mag gebruiken in diens domeinnaam. Stel dat dat merk ‘X’ was. Cliënte kwam tot de ontdekking dat een bedrijf gebruik maakte van de domeinnaam: www.deXwinkel.nl. Op deze website werden producten van het merk X verkocht. Cliënte had echter geen toestemming gegeven voor deze doorverkoop, noch voor het gebruik van haar merk in de domeinnaam. Cliënte nam contact met ons op met de vraag of zij de domeinnaam op kon eisen.

Gebruikt iemand anders uw merk ook in diens domeinnaam en bent u benieuwd of u dit gebruik kunt beëindigen, of u de domeinnaam kunt opeisen en hoe Elferink & Kortier Advocaten u van dienst zou kunnen zijn? Lees dan verder hoe wij onze cliënte van dienst zijn geweest in bovengenoemde zaak.

Domeinnamen en merkenrecht in vogelvlucht

Of het gebruik van een domeinnaam op internet merkinbreuk oplevert, dient naar de gewone merkenrechtregels te worden beoordeeld. Om de casus goed te kunnen begrijpen, zullen wij derhalve eerst een korte uitleg over het merkenrecht geven.

Om bescherming van een merk te verkrijgen, dient een merk te worden ingeschreven. Een teken maakt inbreuk op een ingeschreven merk indien het gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor gelijke of overeenstemmende producten of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien hierdoor gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat over de herkomst van het product (directe verwarring) of indien de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen de ondernemingen (indirecte verwarring).

Een teken maakt ook inbreuk op een ingeschreven merk indien het gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Uit de OKI Data-uitspraak blijkt dat het gebruik van een merk in een domeinnaam echter legitiem kan zijn, als de website aan de volgende criteria voldoet:

  • de goederen of diensten van het betreffende merk worden daadwerkelijk aangeboden;
  • er worden geen concurrerende producten aangeboden op zodanige wijze dat sprake is “Bait en Switch” (het lokken met een merk en vervolgens aanbieden van een concurrerend product);
  • de domeinnaamhouder geeft nauwkeurig aan wat de relatie met de merkhouder is;
  • de domeinnaamhouder registreert niet dusdanig veel relevante domeinnamen waarin het merk is opgenomen, zodat de merkhouder zelf geen fatsoenlijke domeinnaam meer kan registreren.

Vervolg casus

Om cliënte te kunnen adviseren in deze zaak, hebben wij uitgezocht welke ingeschreven merken betrokken waren, van welke domeinnamen de wederpartij gebruik maakte, of de wederpartij aan de OKI Data-criteria voldeed en welke overige jurisprudentie op deze zaak van toepassing was. Aan de hand van onze bevindingen schreven wij namens cliënte een sommatiebrief aan de wederpartij. Na onderhandelingen met de advocaat van de wederpartij is uiteindelijk een schikking overeengekomen, waarbij de domeinnaam aan cliënte is overgedragen. Een gunstig resultaat voor cliënte.

Conclusie

Gebruikt iemand anders uw merk in diens domeinnaam? Elferink & Kortier Advocaten helpt u graag. Indien gewenst:

  • doen wij onderzoek naar de merkenrechten, de (vermeende) inbreuk en de haalbaarheid van een eventuele claim;
  • adviseren wij u over uw positie en de te volgen strategie;
  • stellen wij een sommatiebrief op richting de wederpartij;
  • voeren wij de correspondentie en eventuele onderhandelingen met (de advocaat van) de wederpartij; en
  • procederen wij voor u bij een eventuele rechtszaak

Als advocaten hebben wij een beroepsgeheim. Wij kunnen situaties uit onze praktijk daarom niet delen. In deze reeks met praktijkcases omschrijven wij daarom casus die dicht bij praktijkgevallen liggen of die in onze praktijk hadden kunnen plaatsvinden, maar die qua feiten en omstandigheden nooit gelijk zijn aan die van een daadwerkelijke kwestie die wij hebben behandeld. 

Martijn 1

Meer weten over dit onderwerp of een andere vraag?

Wij plaatsen functionele en analytische cookies. Eventueel kunnen derde partijen tracking cookies plaatsen. U dient daar dan eerst mee akkoord te gaan. Lees meer in onze Privacyverklaring